Le sort des marques de l'Union Européenne au regard du Brexit

Conformément à l’accord de retrait conclu entre l'Union européenne (ci-après « UE ») et le Royaume-Uni, le Royaume-Uni a quitté l’UE le 1er février 2020 et est désormais considéré comme un pays tiers.

 

L’accord sur le retrait stipule cependant que durant une période de transition qui s’est étendue jusqu’au 31 décembre 2020, la législation de l’UE resterait applicable au Royaume-Uni. 

 

Avant cette date, toutes les marques déposées auprès de l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après « EUIPO ») étaient automatiquement protégées au Royaume-Uni, comme elles l’étaient dans chacun des pays de l’UE.

 

- Avant le 31 décembre 2020 : Concernant les marques de l’UE enregistrées avant le 31 décembre 2020, celles-ci seront automatiquement et gratuitement scindées en deux : une marque couverte par le droit de l’Union Européenne et une marque britannique. 

 

Ces marques seront ainsi automatiquement dédoublées par l’office britannique de la propriété intellectuelle (ci-après « IPO ») sans aucun formalisme ni coût supplémentaire. Leur équivalent national conservera les mêmes dates de protection que la marque de l’Union dont elle dédoublée. La marque sera indépendante de la marque de l’UE, et pourra être contestée, licenciée et/ou transférée en tant que telle. 

 

Il sera toutefois possible de demander l’IPO de ne pas bénéficier de la conversion.

 

- Marque en cours de validation à la fin de la période transitoire : Les marques en cours de validation auprès de l’EUIPO à la date du 31 décembre 2020, c’est à dire celles qui ont été déposées mais qui n’ont pas encore étaient validées par l’EUIPO, ne seront pas automatiquement converties en marques britanniques. Une procédure de conversion sera ouverte aux déposants pendant une période de 9 mois à compter du 1er janvier 2021, permettant d’obtenir leur validation au Royaume-Uni tout en conservant la date de dépôt initial dans l’UE. 

 

Cette procédure équivaut toutefois à un nouveau dépôt, lequel constitue une procédure totalement nouvelle et indépendante de la procédure devant l’EUIPO. Ainsi le déposant devra s’acquitter d’une nouvelle taxe (£170 seront dus pour une classe et £50 par classe supplémentaire) et la marque fera l’objet d’un examen complet de distinctivité et d’une publication afin de permettre aux tiers de faire valoir leurs droits, peu importe le stade auquel se trouvait la demande européenne.

 

Il ne s’agit pas d’une obligation ; ainsi, si le déposant n’effectue pas la procédure de conversion dans le délai imparti, sa marque de l’UE ne couvrira pas le Royaume-Uni.

 

- Renouvellement après le 31 décembre 2020 de marques enregistrées avant le 31 décembre 2020 : Au moment de leur renouvellement, ces marques devront faire l’objet d’un renouvellement à la fois à l’EUIPO et à l’IPO. Il sera possible de demander à ce que les marques ne couvrent pas le Royaume-Uni via une procédure spécifique dite d’« opt-out ».

 

- Après le 31 décembre : Les marques déposés à l’EUIPO à partir du 1er janvier 2021 ne couvriront plus le Royaume-Uni. Une protection indépendante devra être demandée sur ce territoire, soit par la voie d’un dépôt national direct soit via un dépôt international désignant le Royaume-Uni.

 

Il convient alors d’ores et déjà de se demander si :

 

  • la marque a été valablement enregistrée auprès de l’EUIPO avant le 31 décembre 2020 ou à défaut si

  • la marque a été valablement déposée auprès de l’EUIPO avant le 31 décembre 2020 ;

    • Dans ce cas si le déposant souhaite bénéficier de la procédure de conversion,

      • Savoir si cette conversion est automatique ou alors

      • Savoir dans quel délai demander la conversion ;

  • la marque de l’EUIPO doit être renouvelée après le 1er janvier 2021 ;

  • la marque doit être déposée auprès de l’EUIPO après le 1er janvier 2021.

 

Il convient ainsi d’être très attentif quant à la date d’expiration de chacune de vos marques, afin d’être en mesure de procéder au renouvellement de vos droits au Royaume-Uni dans les délais, et éviter ainsi toute perte de droit sur ce territoire.

Par Debora Cohen - 22 décembre 2020

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